よくあるケース

VCがある大学研究者の研究成果の特許に目をつけ、CEO候補の人材とともに研究者に会いにいきました。研究者とも会社設立に向けて意気投合し、会社設立の際はその研究者が技術顧問として加わることに合意し、大学には特許のライセンスを相談してくれることになりました。

会社設立後、大学から特許のライセンスを受けることになりましたが、一部の重要な研究成果が権利化されていないことがわかりました。そして、研究者によると「その研究成果は実はすでに学会で発表している」ということでした。さらに、「応用した研究成果を来週の学会で発表する」ともいわれ、投資家とCEOは途方にくれました。

この落とし穴の類似パターン

• VCが「大学のこの技術がおもしろそうだ」と思ってCEO候補とともに会社を設立したが、研究者はベンチャー企業に興味を持たず論文をどんどん発表してしまう。
• 研究者が学会発表前に大学知財部に対して「特許出願をしたい」と申請したが、「発明の価値が低い」と言われて特許出願が認められなかった。学会発表まであと１週間しかない。
• 会社設立後、大企業から連携の打診があった。エンジニアは喜んで、出願前にプロダクトのデモをしてしまったり、革新的な素材のサンプルを提供してしまったりする。

ポイント1：学会・論文発表、デモ、サンプル提供、ピッチ・プレゼンによる公知化に注意

学会・論文発表、デモ、サンプル提供、ピッチ・プレゼン等により研究成果を公知化してしまうと、特許や意匠の新規性の要件を満たすことができず、権利化できなくなってしまう。特にCEOと研究者が異なる場合は、CEOが研究者の学会・論文発表予定を把握していないため、発表によって公知化してしまうこともある。事業に使う研究成果はどの部分かを明確化し、知財の権利化と学会・論文発表のタイミングをよく検討することが重要である。また、他者にサンプル提供する際は、営業秘密の漏洩にも注意が必要である（落とし穴8のポイント3参照）。

ポイント2：学会発表をしなければならない時は発表内容を一般化し、後で特許出願できるようにする

出願前だけれどもどうしても学会発表をすることが決まっている場合は、例えば、発明の具体的な構成要件はなるべく発表せずに、一般的な内容にとどめる等、発表内容に細心の注意を払う必要がある。知財専門家に発表原稿のレビューを依頼するのも有効だ。

ポイント3：公知になってしまっていたら別の実現方法を考える

出願前にすでに自身で公知化してしまった場合、1年以内であれば新規性喪失の例外規定を適用すれば、権利化が可能である（特許法第30条）。または、別の研究成果で事業を実現できないか、また、それを権利化できないかを検討する。