解説

対象会社が利用している技術等のうち、発明、考案、意匠、標章、植物新品種等の登録が権利発生の要件となっている知財が法的な権利として保護されるためには、出願をし、特許庁等に登録される必要があります15。そこで、対象会社が利用している技術等の出願手続などの経過を確認することが重要です。もっとも、前記IIの解説で指摘したように、対象会社に関連するすべての知的財産権について調査をする必要は必ずしもありません。

これらの調査項目の調査としては、例えば特許庁に記録されている出願経過書類や登録原簿を閲覧することが考えられます。これらの資料により、出願状況や登録の状況(審査請求や登録料の納付状況等)を確認することができます。

15 営業秘密として秘匿化することもあります。特許出願は発明の内容が公開されてしまうため、特許化しないことが重要なケースもあることに注意が必要です。

解説

特許の出願がなされていても、特許性を具備していなければ特許査定はなされません。そこで、出願済で未だ特許査定されていない技術等が、今後、特許査定され特許権として保護されるかどうかを判断するためには、理論上は、特許性の有無を確認する必要があります。しかし、前記IIの解説で示したとおり、特許性(新規性･進歩性)の調査には、技術的な困難のほか、時間や費用上の制約がある場合が多いため、実務上、これらを検討するのは限られた分野･取引に限られるといえます。

これらの調査項目の調査としては、例えば特許庁に記録されている出願経過書類や登録原簿を閲覧することが考えられます。また、J-PlatPatを通じても、審査経過書類の閲覧は可能です。

解説

特許権として登録されていても、年金の未払いや存続期間の満了等により、特許権の効力が消滅する可能性があります。一方で、特許年金の支払状況や存続期間等は、形式的かつ客観的な資料により容易に確認することができます。

また、無効理由の存在によって、事後的に特許が無効とされるおそれもあります。そのため、理論上は、その権利の有効性を調査することがあり得ますが、前記b同様、特許性(新規性･進歩性)の調査には、技術的な困難のほか、時間や費用上の制約がある場合が多いため、実務上、これらを検討するのは限られた分野･取引に限られます。もっとも、すでに異議申立てや無効審判の手続が係属している場合には、相手方の主張の妥当性や補正･訂正の余地について検討する必要があります。

これらの調査項目の調査としては、例えば特許庁に記録されている出願経過書類や登録原簿を閲覧することが考えられます。また、J-PlatPatを通じても、審査経過書類の閲覧は可能です。

解説

前記IIの解説で示したとおり、対象技術等毎の、対象会社における利用可能性･利用可能範囲の調査については一定の限界がある一方で、特定の重要性の高い対象技術については、その特許権(の権利範囲)が、保護の対象とすべき製品等にとって十分なものであるかを確認する余地があります。

これらの調査項目の調査資料としては、出願書類や特許明細書のほか、出願経過の書類を確認し、請求項の減縮(審査官の指摘を受けて行う権利範囲を小さくする修正)の経緯を確認することで、対象技術等の位置づけが明確になることがあります。

これらの資料により技術的範囲を検討したあとは、実際の対象製品等との対照表(いわゆるクレーム･チャート)を作成し、必要な権利範囲が確保されているかを確認することもあります。

解説

対象会社の特許権に何らかの負担(例えば、特許権に第三者の質権が設定されているとか、第三者に独占的にライセンスする義務を負っている等)が付されている場合、対象会社が重要な対象技術等に係る特許権等を有していても、自由にその権利を譲渡したり、第三者に新たにライセンスを付与することができるわけではありません。このような負担には、大きく分けて、担保権の負担と、第三者へのライセンス(専用実施権又は通常実施権)に伴う負担が考えられます。

特許権には、質権を設定することができ、また譲渡担保(本来の特許権者が第三者に債務の担保として特許権を譲渡した上でライセンスの設定を受ける)を設定することも可能です。よって、対象会社が保有する特許権が継続的に利用していけるかどうかを判断するために、担保権設定の有無を確認する必要があります。特許権への担保権設定は登録が効力発生要件(特許庁に登録されなければ効力が生じない)であるため、登録原簿を確認すればその存否及び内容が確認できます。

また、特許権が第三者にライセンスされている場合には、その特許発明を対象会社が独占していないということを意味します(もっとも、実施の分野が限定され、対象会社の事業分野の独占には支障がない場合もあります。)。さらに、そのライセンスが専用実施権(特許権者自身も実施できないライセンス)の設定などの場合には、対象会社自身も当該特許発明を実施できません。よって、第三者へのライセンスの有無及びその内容の確認は特に重要です。そのライセンスが専用実施権の場合は、登録が効力発生要件であるため、登録原簿を確認すれば分かりますが(ただし、詳細な契約条件については契約書の確認が必要です。)、通常実施権は登録が不要であるため、ライセンス契約等の契約書の内容を確認する必要があります。

解説

技術等に係る知的財産権のライセンス･アウトによるライセンス料が収益の柱となっているような場合には、ライセンス料収入の継続性が担保されていることが重要です。

よって、対象会社が締結している重要なライセンス･アウト契約の内容を確認し、契約の解除事由及び解除事由を構成する事実の存否、契約期間、更新の条件等を確認します。

また、ライセンス契約は、ライセンスされた特許発明からの改良発明やライセンシー独自の発明に係る権利の取扱い条件等が、独占禁止法に抵触する可能性があります。小論は避けますが、重要なライセンス契約については、「知財の利用に関する独占禁止法上の指針」(公正取引委員会)に照らして独占禁止法に抵触していないかどうかを確認する必要がある場合もあり、契約上は特許権者に有利な規定となっていても、実際にはそのとおりに執行できない場合もあるので注意が必要です。

これらの調査項目の調査資料としては、例えば、ライセンスに関する契約書があり、それらによって、ライセンス契約の期間やライセンス条件を確認できます。