解説

対象会社において知財をどのような方針･体制で管理し、取り扱っているかを調査することで、個別の調査では発見できなかった潜在的なリスク(第三者の権利を侵害するリスク、自社の権利を侵害されるリスク、自社の権利が消滅するリスク、その他知財関連紛争に巻き込まれるリスク等)、将来生じうる知財関連のリスクを予想し、又は取引実行後に知財管理体制を見直すことの必要性を検証することが有益です。

この調査は色々な観点が考えられるが、ここでは、①知財に関する基本方針17、②知財(営業秘密を除く)の管理体制、②営業秘密の管理体制、④職務発明の取扱いという観点から調査項目を挙げています。

例えば、営業秘密の管理体制については、個別の営業秘密の秘密管理性のみならず、対象会社内における情報セキュリティ(アクセス管理等)などITに関するDDと重複する事項について確認する必要があります。なお、不正競争防止法上の秘密管理性とは、営業秘密に触れる者が秘密として管理されていることを認識可能な客観的な状況があるかどうかによって判断されるため、従業者等へのセキュリティ教育の実施状況などをヒアリングで確認することも有用です。

また、職務発明については、特にスタートアップ企業などでは創業者が発明者であることも多く、相当利益請求権への認識が希薄であるため、現実のリスクとしては顕在化しないことも多いと思われますが、特許法上は、事前の基準がなければ、相当利益請求権の内容は裁判所に委ねられてしまうため、将来的に負担する債務の範囲が定まらないことになります。仮に対象会社内で関連規程が未整備である場合には、PMIなどの中で適宜整備を支援していくことで対応することも可能です。

17 例えば、情報通信分野において、他社に先駆けてマーケットニーズを開発テーマに取り込み、開発成果について必須特許化することが重要であるという指摘があります。このためには、①マーケッティング担当、開発担当、知財担当がどのよう連携できているか、②開発投資の決定時に、マーケット規模のみならず、既存特許の多寡の観点も考慮要因となっているか、③特許を取得するに当たり、特許取得のみならず権利行使の観点から特許の品質管理を定める視点が存在するかなどの観点があります。もっとも、これらの観点は、ハンズオン支援やPMIの文脈で注意すべき点とも言え、知財DDの段階で詳細な調査を行うことは一般的には難しいと思われます。