調査項目一覧表解説
II．対象技術等毎の、対象会社における利用可能性･利用可能範囲の調査
3．第三者帰属(共有含む)の技術等の調査
(1) 技術(特許権、実用新案権)に関する調査
a. 製品等に利用されている技術を適法に利用できる根拠の調査
技術ライセンス契約等の有無
調査目的
対象会社による当該技術のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
【技術ライセンス契約等における以下の各事項】
① ライセンス、サブライセンスの別
原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか
② 許諾の対象製品
これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか
③ 許諾の対象者
対象会社以外に技術を利用する主体(対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等)がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か
④ 許諾条件
独占･非独占の別や、目的とする実施方法が含まれているか等
⑤ 許諾地域
これまでの及び今後予定されている製品等の製造･販売地域が含まれているかどうか
⑥ 許諾期間
今後予定されている製品等の製造･販売に十分な期間があるか
⑦ 許諾料
許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無･金額･未払時のペナルティ
⑧ 支配権移転条項
M＆A等によって許諾が消滅しないかどうか
⑨ 解除条項
許諾が消滅する可能性の有無の確認
⑩ 改良発明
対象会社が行った改良発明の権利は対象会社に帰属するか
調査目的
対象会社による当該技術のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
(2) ブランド(商標権)に関する調査
a. 製品等に利用されているブランドを適法に利用できる根拠の調査
ブランドライセンス契約等の有無
調査目的
対象会社による当該ブランドのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
【ブランドライセンス契約等における以下の各事項】
① ライセンス、サブライセンスの別
原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか
② 許諾の対象製品
これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか
③ 許諾の対象者
対象会社以外にブランドを利用する主体(対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等)がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か
④ 許諾条件
独占･非独占の別、目的とする使用方法が含まれているか
⑤ 許諾地域
これまでの及び今後予定されている製品等の製造･販売地域が含まれているかどうか
⑥ 許諾期間
今後予定されている製品等の製造･販売に十分な期間があるか
⑦ 許諾料
許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無･金額･未払時のペナルティ
⑧ 支配権移転条項
M＆A等によって許諾が消滅しないかどうか
⑨ 解除条項
許諾が消滅する可能性の有無の確認
調査目的
対象会社による当該ブランドのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
(3) デザイン(意匠権)に関する調査
a. 製品等に利用されているデザインを適法に利用できる根拠の調査
デザインライセンス契約等の有無
調査目的
対象会社による当該デザインのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
【デザインライセンス契約等における以下の各事項】
① ライセンス、サブライセンスの別
原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか
② 許諾の対象製品
これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか
③ 許諾の対象者
対象会社以外にデザインを利用する主体(対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等)がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か
④ 許諾条件
独占･非独占の別や、目的とする使用方法が含まれているか
⑤ 許諾地域
これまでの及び今後予定されている製品等の製造･販売地域が含まれているかどうか
⑥ 許諾期間
今後予定されている製品等の製造･販売に十分な期間があるか
⑦ 許諾料
許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無･金額･未払時のペナルティ
⑧ 支配権移転条項
M＆A等によって許諾が消滅しないかどうか
⑨ 解除条項
許諾が消滅する可能性の有無の確認
調査目的
対象会社による当該デザインのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
(4) ソフトウェア又はコンテンツ(著作権)に関する調査
a. 第三者著作物を適法に利用できる根拠の調査
著作物ライセンス契約等の有無
調査目的
対象会社による当該第三者著作物のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
【著作物ライセンス契約等における以下の各事項】
① ライセンス、サブライセンスの別
原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか
② 許諾の対象製品
これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか
③ 許諾の対象者
対象会社以外に第三者著作物を利用する主体(対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等)がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か
④ 許諾条件
独占･非独占の別や、目的とする使用方法が含まれているか
⑤ 許諾地域
これまでの及び今後予定されている製品等の製造･販売地域が含まれているかどうか
⑥ 許諾期間
今後予定されている製品等の製造･販売に十分な期間があるか
⑦ 許諾料
許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無･金額･未払時のペナルティ
⑧ 支配権移転条項
出資等によって許諾が消滅しないかどうか
⑨ 解除条項
許諾が消滅する可能性の有無の確認
⑩ 二次的著作物
対象会社が創作した二次的著作物の権利は対象会社に帰属するか
調査目的
対象会社による当該第三者著作物のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
著作物ライセンス契約等無く製品等に利用されている第三者著作物の利用の適法性(引用(著作権法第32条)該当性、複製(著作権法第21条)非該当性等)
調査目的
対象会社による当該第三者著作物のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
(5) 営業秘密･ノウハウに関する調査
a. 製品等に利用されている営業秘密･ノウハウを適法に利用できる根拠の調査
ノウハウライセンス契約等の有無
調査目的
対象会社による当該営業秘密･ノウハウのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
【ノウハウライセンス契約等における以下の各事項】
① ライセンス、サブライセンスの別
原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか
② 許諾の対象製品
これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか
③ 許諾の対象者
対象会社以外に営業秘密･ノウハウを利用する主体(対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等)がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か
④ 許諾条件
独占･非独占の別や、目的とする使用方法が含まれているか
⑤ 許諾地域
これまでの及び今後予定されている製品等の製造･販売地域が含まれているかどうか
⑥ 許諾期間
今後予定されている製品等の製造･販売に十分な期間があるか
⑦ 許諾料
許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無･金額･未払時のペナルティ
⑧ 支配権移転条項
M＆A等によって許諾が消滅しないかどうか
⑨ 解除条項
許諾が消滅する可能性の有無の確認
調査目的
対象会社による当該営業秘密･ノウハウのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。
解説
前述II.1.において、対象技術等が対象会社に帰属しているか第三者に帰属しているかの調査を行い、第三者に帰属していること(共有含む)が判明した対象技術等については、その対象技術等を対象会社が適法に実施又は利用できることを確認する必要があります。
そして、第三者帰属の対象技術等を適法に利用するためには、その第三者から許諾を受けているか、又はその第三者から許諾を受けた第三者からさらに許諾を受けている(いわゆるサブライセンス)必要があります。
ここでは、そのようなライセンス契約の有無の調査及びライセンス契約の内容の調査を行います。ライセンス契約は、名称は様々なものが考えられ、共同開発契約や研究委託契約といった、直接的には「ライセンス」や「許諾」といった文言が含まれていない契約においても、実質的にライセンス条項が含まれている場合もあり注意が必要です。特に、対象会社に「ライセンス契約」の開示を求めても、このような契約は開示対象から漏れることも多いため、事業上必要な知的財産のうち重要なものについては、Q&Aシートなどで個別に実施又は使用できる根拠を確認することも有用です。
ただし、個別のDDにおいて、ライセンス契約などの関連契約の本数が膨大であるような場合に、全ての契約を調査することは現実的ではなく、そのような場合には、調査対象とするライセンス契約や条項を選別する必要があります。